Aspectos Básicos para Licenciar una Patente

Los investigadores y las instituciones responsables de Transferencia de Tecnología saben muy bien que licenciar una patente no es una tarea fácil. El porcentaje de éxito suele ser muy bajo y ello se debe a múltiples factores. El interés comercial de la patente es un factor determinante en las posibilidades de transferencia, pero antes de comenzar los contactos con las empresas potencialmente licenciatarias, hay algunos aspectos básicos que siempre se deberían tener en cuenta.

1.       Titularidad de la patente

Aunque pueda parecer muy obvio, lo primero es identificar a los titulares (propietarios) de la patente objeto de licencia. Sólo el titular de una patente tiene capacidad jurídica para firmar un contrato de licencia, y si son varios titulares, se necesitará el acuerdo de todos ellos.

Cuando una patente tiene varios titulares es muy conveniente firmar un acuerdo de cotitularidad por el que uno de los titulares se haga responsable de las gestiones de búsqueda de empresas licenciatarias y la negociación correspondiente.

2.       Cesiones previas de derechos de patente

El titular de la patente sólo podrá licenciar aquellos derechos sobre la patente que no hayan sido cedidos previamente. Es necesario chequear que no se hayan firmado acuerdos previos cediendo derechos de explotación de la patente, lo que es relativamente frecuente en los acuerdos de transferencia de material para investigación (MTAs) y en los contratos de investigación sub-contratada para la industria.

3.       Valor de una patente

Existen varias metodologías para estimar el valor de una patente, pero como mínimo se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: alcance de la protección de la patente, estado y tiempo de vida de la patente, área geográfica cubierta por la patente, factibilidad de detección de infracción por terceros,  FTO (Freedom To Operate), tiempo e inversión necesaria para poner el producto en el mercado y tamaño cuota de mercado esperada.

4.       Expectativas de retornos

Antes de iniciar cualquier contacto y negociación con posibles licenciatarios es muy necesario establecer las expectativas de las contraprestaciones deseadas y el tipo de licencia que se quiere conceder. Las contraprestaciones pueden ser en forma de pagos iniciales, pagos por hitos, royalties sobre ventas o acuerdos de investigación sub-contratada, entre otros. Los tipos de licencia pueden variar en cuanto al carácter exclusivo o no, el área geográfica, tiempo de duración y derechos de sub-licencia, entre los principales.

5.       Material de promoción no confidencial

Para realizar los primeros contactos con los posibles licenciatarios resulta de mucha utilidad disponer de una presentación que incluya información sobre: a) el mercado al que va dirigido el producto, b) la necesidad del mercado a la que va dirigido el producto, c) ventajas competitivas, d) estado de la patente y e) el tipo de acuerdo que se desea. Resulta de vital importancia que la presentación sea breve y clara, con lenguaje de mercado más que científico, y que su contenido no sea confidencial.

6.       Empresas target

Las opciones de éxito se incrementan cuando las empresas a contactar son cuidadosamente seleccionadas escogiendo aquellas que  por su perfil de negocio y posicionamiento de mercado pueden tener un mayor interés en la licencia de la patente. Realizar contactos masivos e indiscriminados no es una buena opción. 

2 comments

  1. Buenos días: Me pongo en contacto con Uds.porque tengo una patente que me gustaria licenciar y quisiera preguntarles si entre sus servicios incluyen la comercialización.
    Agradezco su atención.
    Manel Arcarons.

    1. Apreciado Manel,
      Efectivamente, entre nuestros servicios para Transferencia de Tecnología está la comercialización de patentes que incluye, entre otros, la búsqueda de posibles empresas licenciatarias y la negociación de acuerdos licencia. Si lo desea nos podemos poner en contacto con usted para comentar el tema con más detalle.

      Atentamente,

      Cecilia López

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